2009年7月6日，國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會作出第13596號無效宣告請求審查決定。該決定涉及名稱為“活絡(luò)油”的第03119192.4號發(fā)明專利申請。
針對該專利，請求人于2008年8月5日向?qū)＠麖?fù)審委員會提出專利權(quán)無效宣告請求，認(rèn)為本專利權(quán)利要求1-6不符合專利法第二十二條第二、三款、第二十六條第三、四款的規(guī)定，權(quán)利要求2-6不符合專利法第二十二條第四款的規(guī)定。其中，請求人以已公開銷售的獅馬龍活絡(luò)油的配方信息作為現(xiàn)有技術(shù)來主張權(quán)利要求1-6不符合專利法第二十二條第三款的規(guī)定，請求人提交了如下文件作為證據(jù)：
證據(jù)1：許可證號為Z890001的進口藥品許可證、編號為Z930015、Z960025的進口藥品注冊證、注冊證號為ZC20000011、ZC20000018的進口藥品注冊證，復(fù)印件，共5頁；
證據(jù)2：香港特別行政區(qū)高等法院一審法庭案件號1993年第7966號的判決令英文原文、1993年第7966號和1995年第2246號的判決書（判決日期為2002年7月3日）英文原文及其中文譯文、中華人民共和國司法部委托香港律師辦理內(nèi)地使用的公證文書（證明日期為2005年5月25日）；復(fù)印件，共45頁；
證據(jù)3：獅馬龍活絡(luò)油說明書，復(fù)印件，共1頁；
證據(jù)6：專利號為ZL 97317969.4，外觀設(shè)計名稱為“獅馬龍活絡(luò)油包裝盒”的外觀專利設(shè)計證書、外觀設(shè)計圖，申請日為1997年12月22日，授權(quán)日為1998年8月29日，復(fù)印件，共2頁；
證據(jù)7：香港英吉利制藥廠有限公司與珠海市拱北醫(yī)藥有限公司之間的售貨合同，合同編號20010328，簽訂日期為2001年3月28日，簽約地點為珠海；香港英吉利制藥廠有限公司與珠海市健興藥業(yè)有限公司之間的售貨合同，合同編號020612，簽訂日期為2002年6月12日，簽約地點為珠海，復(fù)印件，共4頁；
證據(jù)8：針對獅馬龍活絡(luò)油的廣東省藥品檢驗所進口藥品檢驗報告書9份，編號為973418的報告書，報告日期為1997年11月13日；編號為20001995的報告書，報告日期為2000年12月1日；編號為20002080的報告書，報告日期為2000年12月19日；編號為20011038的報告書，報告日期為2001年7月3日；編號為20010108的報告書，報告日期為2001年2月14日；編號為20010621的報告書，報告日期為2001年4月30日；編號為20011649的報告書，報告日期為2001年10月15日；編號為20011802的報告書，報告日期為2001年11月16日；編號為20021457的報告書，報告日期為2002年9月9日，復(fù)印件，共9頁；
證據(jù)11：彭少明在（2005）珠中法民三初字第43號案件中向珠海市中級人民法院提交的全套證據(jù)（提交日為2005年8月12日），復(fù)印件，共87頁；
證據(jù)16：中華人民共和國北京市國信公證處出具的“（2006）京國證民字第08845號公證書”，公證書日期為2006年6月14日，復(fù)印件，共15頁；
證據(jù)19：廣東省增值稅專用發(fā)票4張，No.01180269，開票日期為2000年6月20日；No.01194324，開票日期為2000年3月27日；No.06541430，開票日期為2001年11月21日；No.06541436，開票日期為2001年11月22日，復(fù)印件，共4頁；
證據(jù)22：廣東省珠海市中級人民法院（2005）珠中法民三初字第48號民事判決書，復(fù)印件，共5頁；
證據(jù)25：針對宏利活絡(luò)油的廣州市藥品檢驗所進口藥品檢驗報告書1份，報告書編號為JNZ00070347-0348，報告日期為2000年7月10日，復(fù)印件，共1頁；
證據(jù)27：獅馬龍活絡(luò)油質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)Z930015，復(fù)印件，1頁；
證據(jù)29：（2005）珠中法民三初字第48號案件中當(dāng)事人彭少明和英吉利制藥（珠海西區(qū)）有限公司向法院遞交的文件資料，復(fù)印件，共112頁。
請求人主張證據(jù)1、7、8、19、22證明了獅馬龍活絡(luò)油在先銷售,獅馬龍活絡(luò)油銷售包括了藥油本身、藥品產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品包裝盒，證據(jù)11第117頁的包裝盒、證據(jù)2第2幅圖、證據(jù)6的外觀專利包裝盒、證據(jù)29最后兩頁以及當(dāng)庭提交的獅馬龍活絡(luò)油實物表明包裝盒上的配方信息均記載了獅馬龍活絡(luò)油所含有的八種成份的具體含量,獅馬龍活絡(luò)油包裝盒是完全相同的，證據(jù)3是同產(chǎn)品一起銷售的獅馬龍活絡(luò)油的說明書，證據(jù)8、16、25證明獅馬龍活絡(luò)油的八種成分能夠被檢測和鑒別，證據(jù)27也公開了獅馬龍活絡(luò)油的處方信息。
專利權(quán)人主張雖然獅馬龍活絡(luò)油是在本專利申請日前銷售，但是證據(jù)1、7、8、11、19并沒有關(guān)于獅馬龍活絡(luò)油配方被公開的記載，其中也沒有技術(shù)信息；證據(jù)2為判決書，形式不符合法律規(guī)定，不能直接被采納；證據(jù)2和證據(jù)11的包裝盒沒有在國內(nèi)公開過，證據(jù)3的說明書獲得的時間不確定，證據(jù)29不是關(guān)于事實方面的，證據(jù)27的配方信息不是隨意公開的。因此獅馬龍活絡(luò)油的配方信息并沒有公開。
對于上述爭論，合議組認(rèn)為：請求人和專利權(quán)人均認(rèn)可獅馬龍活絡(luò)油在本專利申請日前已銷售。證據(jù)1中的注冊證Z930015、Z960025、ZC20000011、ZC20000018表明自1993年來香港英吉利制藥廠有限公司多次將其生產(chǎn)的獅馬龍活絡(luò)油在國內(nèi)進行注冊。證據(jù)2中附有獅馬龍活絡(luò)油的包裝盒圖示表明該包裝盒已經(jīng)作為證據(jù)出現(xiàn)在本專利申請日前的訴訟。
在此基礎(chǔ)上，合議組認(rèn)為：本專利的權(quán)利要求1-6相對于獅馬龍活絡(luò)油的配方信息不具備突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步，不具備創(chuàng)造性，作出了宣告本專利全部無效的審查決定。
案例評析
對于使用公開所構(gòu)成的現(xiàn)有技術(shù)的判斷，2000年修改的專利法以及實施細(xì)則和2008年修改的專利法在地域界限方面做出了不同規(guī)定。
根據(jù)2000年修改的專利法第二十二條第二款以及專利法實施細(xì)則第三十條，現(xiàn)有技術(shù)的定義是指申請日（有優(yōu)先權(quán)的，指優(yōu)先權(quán)日）前在國內(nèi)外出版物上公開發(fā)表、在國內(nèi)公開使用或者以其他方式為公眾所知的技術(shù)。該規(guī)定將現(xiàn)有技術(shù)中的使用公開僅限于申請日（有優(yōu)先權(quán)日的，指優(yōu)先權(quán)日）前國內(nèi)的使用公開。因此，對于在先銷售導(dǎo)致有關(guān)技術(shù)方案被使用公開成為現(xiàn)有技術(shù)的情況，當(dāng)事人應(yīng)證明如下兩點：涉案專利申請日之前有國內(nèi)公開銷售的事實存在；產(chǎn)品的技術(shù)方案是否因為產(chǎn)品的銷售而公開成為現(xiàn)有技術(shù)
2008年修改的專利法第二十二條第五款將現(xiàn)有技術(shù)定義為：申請日以前在國內(nèi)外為公眾所知的技術(shù)。相對于2000年修改的專利法以及專利法實施細(xì)則，該定義規(guī)定一項技術(shù)無論以何種方式公開，只要使其內(nèi)容在申請日之前在國內(nèi)外為公眾所知就足以構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)，擴大了現(xiàn)有技術(shù)的范圍，無需再考慮現(xiàn)有技術(shù)的地域界限。因此，對于在先銷售導(dǎo)致有關(guān)技術(shù)方案被使用公開成為現(xiàn)有技術(shù)的情況，當(dāng)事人只需證明涉案專利申請日之前產(chǎn)品的技術(shù)方案因銷售而成為現(xiàn)有技術(shù)即可。
就本案而言，決定法律依據(jù)為2000年修改的專利法。根據(jù)其規(guī)定，請求人提交了證據(jù)1、7、8、19、22來證明原產(chǎn)地為香港的獅馬龍活絡(luò)油在本專利申請日前已進口并在國內(nèi)銷售，并且這一情況得到了專利權(quán)人的自認(rèn)。在此基礎(chǔ)上，證據(jù)1中的注冊證Z960025表明獅馬龍活絡(luò)油在國內(nèi)進行注冊，證據(jù)2中獅馬龍活絡(luò)油的包裝盒圖示中記載的“進口藥品許可證號Z960025”與證據(jù)1中進口藥品注冊證Z960025相同，圖示中載明的生產(chǎn)商、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品規(guī)格亦與進口藥品注冊證Z960025中相同，因此，二者構(gòu)成證據(jù)鏈表明該包裝盒在國內(nèi)銷售的產(chǎn)品上使用，該包裝盒上記載了獅馬龍活絡(luò)油的容量以及配方信息，該配方信息隨著獅馬龍活絡(luò)油在本專利申請日前的銷售已經(jīng)被公開，因此合議組確認(rèn)獅馬龍活絡(luò)油的配方信息構(gòu)成了本專利申請日之前的現(xiàn)有技術(shù)。如果本案決定的法律依據(jù)為2008年修改的專利法，則無效宣告請求人只需提交證據(jù)證明獅馬龍活絡(luò)油在本專利申請日前已有銷售以及配方信息隨銷售而公開成為現(xiàn)有技術(shù)即可，而無需證明其是在國內(nèi)還是國外銷售。
對于醫(yī)藥領(lǐng)域來說，雖然因銷售而導(dǎo)致使用公開致使專利無效的情況中并不多見，但是第13596號決定和2008年修改的專利法對使用公開所構(gòu)成的現(xiàn)有技術(shù)規(guī)定的改變還是為國內(nèi)藥品企業(yè)提供了一定的警示。一方面，隨著我國藥品企業(yè)對國外市場開拓的增加，有一部分配方信息未申請專利或在國內(nèi)處于保密狀態(tài)的藥品可能會銷往國外市場，這些藥品在國外市場銷售時根據(jù)當(dāng)?shù)厮幤繁O(jiān)管機構(gòu)的要求通常需要公開其配方信息，在這種情況下，藥品的配方信息會隨在國外市場的銷售而成為現(xiàn)有技術(shù)，如果日后藥品企業(yè)再試圖通過申請專利來加強對配方信息保護，則難以獲得專利權(quán)，即使能夠獲得專利權(quán)，這樣獲得的專利權(quán)也是不穩(wěn)定的，很容易因藥品銷售而導(dǎo)致的使用公開被宣告無效。另一方面，對于可能存在的國外企業(yè)將國外已有銷售的藥品在國內(nèi)請求保護專利或以國外已有銷售的藥品為基礎(chǔ)進行簡單變換在國內(nèi)申請專利的情況，國內(nèi)藥品企業(yè)則可以通過證明所涉及的產(chǎn)品在國外已有銷售構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)來請求宣告該專利無效來維護自己的合法利益。（王冬）
（摘自：中國知識產(chǎn)權(quán)報）
案件中，其中圖示中記載的“進口藥品許可證號Z960025”與證據(jù)1中進口藥品注冊證Z960025相同，圖示中載明的生產(chǎn)商、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品規(guī)格亦與進口藥品注冊證Z960025中相同，表明該包裝盒在國內(nèi)銷售的產(chǎn)品上使用，該包裝盒上記載了獅馬龍活絡(luò)油的容量以及配方信息，該配方信息隨著獅馬龍活絡(luò)油在本專利申請日前的銷售已經(jīng)被公開了，獅馬龍活絡(luò)油的配方信息屬于本專利申請日之前的已知技術(shù)。
